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广西知识产权律师:桂林中辉假冒美国强生“ONETOUCH”商标案剖析
作者:管理员    发布于:2017-09-13 15:42:43    文字:【】【】【

作者  广西金飞律师事务所 韦云毅律师 13377232808

【案件背景】

美国强生——全球医疗巨头,桂林中辉——中国境内一家年销售额3000万的小公司,有如巨人与小孩,人们几乎猜不到两家企业会有什么交集,但?#23548;?#19978;,这两家企业不但存在交集,而且这个交集竟然是几乎让桂林中辉彻底死掉的商标侵权案。正?#19988;?#20026;这个商标侵权案,桂林中辉的多名经营者被逮捕,企业经营陷入停?#20572;?#24050;?#30103;?#20135;边缘,其中一名经营者在羁押过程中患病,取保候审之后,还没等到案件判决就逝世,因此,说本案是“血案”也不为过。

桂林中辉似乎败局已定。

但在20141月,国家商标评审委员会的一纸商标撤销裁决让本案峰回路转,桂林中辉突然从被告人翻身转为原告,并准备向美国强生提出巨额索赔,而美国强生?#24067;?#20174;被害人又变成被告,案情之跌宕起伏,堪为假冒商标案之经典。

这一切,竟是缘起一个“ONETOUCH”商标与一个“ONE TOUCH”字样,二者的差别,仅仅是ONETOUCH之间差了一个空格。

事情要从10年说起。

【案情简介】

美国强生及其他全球巨头生产的血?#19988;?#21450;试纸在中国占据大部分市场,出于其经营策略,美国强生没有打算从血?#19988;?#38144;售上获得大额利润,而?#21069;?#21033;润点放在血?#19988;?#32791;材——试纸上。糖尿病患者每天?#23478;?#36827;行血糖测试,有的甚至要测3~5次,每次?#23478;?#20351;用血糖试纸,并且试纸不能重复使用,因此试纸的用量非常大,价格也居高不下。很自然的,寻求一种物美价廉的替代品就成了内在的市场动力。

2002年,桂林中辉取得?#25628;?#31958;试纸的注册许可证,可以合法生产与包括美国强生ONETOUCH系列等血?#19988;?#37197;用的血糖试纸。市场出现了替代品,当然也出现?#21496;?#20105;者,美国强生的市场垄断由此被打破。

2004年,美国强生在中国申请获得血糖试纸注册商标ONETOUCH?#20445;?#25454;悉,美国强生原申请注册的商标为one touch?#20445;?/span>onetouch之间有空格,为两个单词的组合),但由于该英文?#39318;?#20855;?#23567;?#19968;次性使用”和“一触即成”的含义,而血糖试纸恰恰具?#23567;?#19968;次性使用”和“一触即成”的使用特征,该商标直?#29992;?#36848;了商品的特征,违反我国《商标法》第十一条的规定,故未获得注册。后美国强生将上述两个单词合并,取消中间的空格,变成字母间无空格、亦无含义的字母组合“ONETOUCH?#20445;?#25165;于2004721日在中国申请获得血糖试纸注册商标。

2005年4月和9月,美国强生先后两次在全球召回标注为“OneTouch”系列血?#19988;?#20135;品,原因是血?#19988;?#25152;用的试纸可能导致测量数值的错误。

2006年10月,美国强生在美国宣布,发?#25191;?#37327;假冒强生?#25918;?#30340;血糖试纸,出问题的起?#38469;?#20551;冒试纸,美国强生召回是背了黑锅,并指认假冒血糖试纸均来自中国桂林的中辉公司。

桂林中辉予以否认,称自?#33322;?#20026;外商代工,由外商出口外销,自己并未假冒,同时亦承认自己根据外商的要求在部分血糖试纸操作部位印制了“one touch”字样,但该字样仅为“一次性使用”的说明文字,并非商标,商标、包装、说明书全?#38469;?#26377;外商自行二次加工完成的,并质疑是美国强生为转嫁召回危机,打击竞争对手而栽赃桂林中辉。

2007328日,美国强生以桂林中辉与他人?#26448;保?#20551;冒其“ONETOUCH”注册商标为由,以民事诉状将桂林中辉起诉至纽?#32423;?#21306;法院,索赔金额超过5000万美元,因法官“有理由怀疑可能存在诬告?#20445;?#35201;求强生缴纳100万美元,?#21592;?#25937;济被告,此案便不了了之。

20078月,即美国强生在美国状告中辉的同?#20445;?#30001;美国强生举报的假冒“ONETOUCH”注册商标一案也在上海开审,一位?#25307;站?#38144;商被判处假冒注册商标罪,但认定中辉不存在任何不当行为。

为此,强生再以相同的方式向天津市公安?#24535;?#25253;,天津公安局出具了不予立案通知,认为中辉不构成犯罪。

2007年,美国强生先后向公安部和桂林市公安?#24535;?#25253;获得突破。桂林警方以假冒注册商标罪拘留、逮捕桂林中辉的多名经营者,查封账户与资产,涉案金额5795万元,属于重特大案件。

【鉴定风云】

为指控桂林中辉侵犯商标权,控方聘请鉴定机构进行鉴定。但鉴定书没有鉴定人签名,也未盖鉴定机构公章,部分鉴定人亦为获得司法鉴定人资格,违反《司法鉴定程序通则》相关规定。法院审理后?#20174;?#37319;纳,准备择?#25307;小?#20284;乎美国强生又一次控告失败。

然而案件并未如期宣判,反而重新开庭,控方提出了?#36718;?#25454;——重新聘请的上海公信扬知识产权司法鉴定所作出的司法鉴定书,认定“桂林中辉生产销售的血糖试纸?#31995;摹?/span>ONE-TOUCH’商标与美国强生公司注册的第3384889号的‘ONETOUCH’商标属于使用在同一种商?#39134;系南?#21516;商标?#34180;?#26690;林强生顿时陷入绝境。

【绝地反击】

陷入绝境的桂林中辉决定做最后一搏——向商标评审委员会申请撤销美国强生的“ONETOUCH”商标。

20141月,商评委经审理认为,争议商标“ONETOUCH” “ONE TOUCH”标识的唯一区别在于两单词之间的空格,一般消费者?#20113;?#36890;注意力很难将二者区分,上述两?#39318;?#24212;属于近似标识;“ONE TOUCH”?#23567;?#35302;摸开关、一触即成”的含义,仅直接表示商品的特点;强生公司提供的证据不能证明“ONETOUCH”标识与强生公司产生唯一对应的紧密联系;桂林中辉使用“ONE TOUCH”标识的时间早于强生公司的商标申请时间,综上,商评委以不具有显著性撤消了强生公司的“ONETOUCH”商标。

?#25304;问?#36870;转】

ONETOUCH”商标被撤,美国强生控告桂林中辉假冒商标便失去了权利基础,不但桂林中辉会无罪,且可能因错误控告面临巨额索赔。

当然,美国强生也不会就此认输,其立即向法院提起诉讼,要求撤销商评委的裁决,则裁决未生效,若最后裁决被撤销,还可能再翻盘,继续追究桂林中辉的假冒责任。

究竟罪与非罪,还看最后判决。

 

【案件剖析】

1、桂林中辉缘?#20301;?#38519;入“假冒注册商标罪”泥潭?

假冒注册商标罪是未经注册商标所有人许可,在同一种商?#39134;?#20351;用与其注册商标相同的商标,情节?#29616;?#30340;行为。本案中,由于桂林中辉在糖尿病试纸上印制了与美国强生注册商标“ONETOUCH”非常接近的商标“ONE  TOUCH?#20445;?#34987;认为是相同商品使用相同商标,而被刑事指控,并遭受?#29616;?#25439;失。

桂林中辉极力否认自己印制的“ONE  TOUCH”字样是在假冒美国强生的商标,称“ONE  TOUCH”只是“一次性使用”的通用性使用说明,并且印制该字样是遵循国外经销商的指示,与己无关,这一辩解未?#29615;?#38498;采纳。

桂林中辉作为生产为美国强生“ONE  TOUCH”系?#21009;?#23615;病测试仪配?#36164;?#29992;试纸的厂家,理应知道“ONETOUCH”是美国强生的产品系列标志并于2004年获得商标注册,其仍在试纸上印制与该注册商标相似的字样,明显具有攀附他人商标的故意,虽然其强调“ONE  TOUCH”只是“一次性使用”的通用性使用说明,但其未举证证明在其他厂?#19994;?#21516;类产?#39134;?#20063;有类似的说明来证明该说明的通用性,且在试纸上除了印制“ONE  TOUCH”字样外无其他字样,可以认为是对“ONE  TOUCH”字样的突出使用,因此,该辩解未?#29615;?#38498;采纳。

可以看到,桂林中辉的法律风险意识非常淡薄,在他人注册商标未被撤销的情况下,仅凭自己认为说得通的理由就敢打他人注册商标的擦边球,甚至在2006年被美国强生指责,2007年有经销商被判处“假冒注册商标罪”的情形下仍未引起重视,未采取相应的应对措施,终陷入牢狱之灾,丢命、丢失长达八年的市场机会,即使将来宣告无罪,一切损失也将无法挽回,惨痛!惨痛!

企业经营,当建立风险意识!

2、控方为?#25105;?#23450;要补充“‘ONE-TOUCH’商标与ONETOUCH’商标属于相同商标”的重新鉴定?控方提出重新鉴定是否合法?

侵犯商标专用权包括使用与他人注册商标相同的商标和使用与他人注册商标相似的商标,这两?#20013;?#20026;?#38469;?#27665;事侵权行为,其中只有使用相同商标才是刑事犯罪。

关于何为“相同”商标,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条有详细规定:具有下列情形之一,可以认定为“与其注册商标相同的商标?#20445;海?#19968;)改变注册商标的字体、字母大小写或者文字横竖排列,与注册商标之间仅有细微差别的;(二)改变注册商标的文字、字母、数字等之间的间距,不影响体现注册商标显著特征的;(三)改变注册商标颜色的;(四)其他与注册商标在视觉上基本无差别、足以对公众产生误导的商标。

由于‘ONE-TOUCH’商标与ONETOUCH’有一个空格的差别,符合上述第二项之规定,但毕竟不是完全相同,需要控方对二者“相同”进行阐述,那么提供鉴定意见是最佳阐述方式。在前一鉴定因?#29615;?#21512;法定?#38382;?#19981;被采纳后,控方陷入“证据不足”的尴尬境地,那么控方进行重新鉴定是必然的。

刑事诉讼法明确规定当事人、辩护人、诉讼代理人可以申请重新鉴定,未对控方重新鉴定作出规定,但也没有禁止。从法理上看,举证乃?#24378;胤接?#26377;之职责,当控方证据不足?#20445;?#24212;?#24066;?#25511;方重新侦查、取证,刑事诉讼法明确规定了在审判过程中,公诉人有权提出补充侦查、延期审理的权利,重新鉴定亦是重新侦查、取证的内容之一,因此控方提出重新鉴定是合法的。作为当事人、辩护人,万不可因控方证据不足而掉以轻心,因控方可补充?#30149;?/span>

3、本案美国强生是否还有翻盘的机会?

本案美国强生蚀了本,不但治桂林中辉之罪未得,反把自己的商标搞得被裁定撤消了,若裁定生效,其在中国的市场影响力要大打折扣,不论是从本案出发还是从中国市场影响力出发,提起撤销裁定的诉讼?#19988;飭现?#20013;的事情。欲翻盘,必当全力保住商标。

强生为保住商标可以提的理由不外是:

a)“ONETOUCH”与“ONE  TOUCH”不相似;

b)“ONE  TOUCH”并?#20405;苯用?#36848;商品特点,或有其他含义;

c)以上虽不成立,但“ONETOUCH?#26412;?#38271;期使?#27809;?#24471;显著性。

下面一?#29615;?#26512;:

1)若理由a成立,虽可保商标,但必自认“ONE  TOUCH”字样根本就不侵犯ONETOUCH”商标,本案强生直接输掉,况且理由成立的可能性也不大,因此,美国强生肯定不会提;

2)理由b的成立有一定的可能性,“ONE  TOUCH”的含义确实是“一触即成的,一按即成的?#20445;?#22914;移动?#25165;?#19978;有一个“ONE  TOUCH”备份键,意为“一键备份?#20445;?#24341;申含义为:“简单操作的?#20445;?#20294;仅以此含义认定为直?#29992;?#36848;商品特点似乎过于牵强,美国强生恐不会错过此理由;

3)理由c的成立也有一定的可能性,依据是《商标法》(2013年修订)第十一条“前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册?#20445;?#31867;似的案例?#23567;?#20004;面针”商标,但?#35759;?#38750;常大,要求争议商标达到驰名的程度,并且争议商标与商品提供者在相关公众中建立唯一的联系才可,要求高,举证?#35759;?#22823;,但强生一定不会放弃这一理由,必定会全力加大举证强?#21462;?/span>

商评委的裁决不是?#31449;?#35009;决,且该裁决理由亦非铁板一块,美国强生亦有翻盘的可能,若桂林中辉自以为胜券在握,疏于应对,则祸?#36745;兌印?/span>

4、商标注册的法律风险?

从本案可以看出,美国强生被人“假冒”商标直至被“撤销”商标,其主要原因是商标注册有缺陷,其注册的是一个?#23567;?#30452;?#29992;?#36848;商品特点?#27605;?#30097;的商标,固然,注册此类商标可以搭商标特点的便车,容易引发商标与商?#20998;?#38388;的联系,垄断此特点的描述,排斥其他经营者,但此类商标权利不稳定,随时有可能被撤销,导致长期使用商标在相关公众中的识别度荡然无存,损失惨重。所以,注册商标应当妥善选取标示,以接近而?#36745;?#30028;为好。

5、涉外代工中的商标法律风险?

本案中,桂林中辉属于涉外代工,其印制“ONE  TOUCH”字样属于遵循定制商的指示,但这不意味着可推卸其法律责任。代工商具有审查定制商提供的商标是否合法的义务,这个审查义务的要求不高,仅要求?#38382;?#23457;查,只要定制商提供相应的商标证书即可,不要求代工商做实质认定,如代工商疏于审查,或为承揽业务故意不审查,则视为与定制商共同侵犯商标权,同样负法律责任。

代工商们,慎之慎之!

 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-05/16/c_121419278.htm美国强生状告桂林民企侵权中辉总经理含冤而死

http://www.yao1.cn/medical-hot/detail/4043.html美国强生与桂林中辉8年恩怨

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脚注信息
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